Circuito Federal aclara que las consideraciones secundarias deben considerarse tanto individualmente como en su conjunto en un análisis de obviedad

El 24 de agosto de 2023, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos, en Volvo Penta de la Ams. LLC contra Brunswick Corp., Caso No. 22-1765, anuló una decisión final escrita de la Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes (PTAB) que consideraba que todas las reclamaciones de la patente estadounidense 9,630,692 (la “patente '962”) no eran patentables por ser obvias. El Circuito Federal devolvió la decisión para una evaluación adicional de los indicios objetivos de no obviedad que la Junta no había considerado adecuadamente. Al hacerlo, el Circuito Federal proporcionó una orientación muy necesaria sobre el análisis de obviedad requerido y la consideración de los diversos indicios.

La patente '962 está dirigida a un propulsor de barco, diseñado para proporcionar un "tipo de tracción" o "propulsor orientado hacia adelante" colocado debajo de la popa del barco. La encarnación comercial de Volvo Penta de la patente '962 se llama sistema "Forward Drive", que "tuvo un gran éxito" cuando se lanzó en 2015, en parte porque es más seguro para los deportes acuáticos. Brunswick lanzó su propio sistema de propulsión para barcos cinco años después, denominado propulsión “Bravo Four S”.

El mismo día en que Brunswick lanzó el motor Bravo Four S, solicitó a la Junta una revisión inter partes de la patente '962, afirmando que todas las reclamaciones eran obvias en vista de dos referencias: la patente estadounidense 2.616.387 a Kiekhaefer (“Kiekhaefer”) y Patente estadounidense 4.840.136 de Brandt (“Brandt”). En respuesta, Volvo Penta cuestionó principalmente la motivación para combinar a Kiekhaefer y Brandt, al tiempo que ofreció evidencia de seis indicios objetivos de no obviedad: copia, elogios de la industria, éxito comercial, escepticismo, fracaso de otros y una necesidad sentida desde hace mucho tiempo pero no resuelta.

El Circuito Federal consideró que la conclusión de la PTAB sobre una motivación para combinarse estaba respaldada por pruebas sustanciales, antes de pasar a una evaluación de los indicios objetivos de no obviedad de Volvo Penta. El Circuito Federal determinó en primer lugar que Volvo Penta estableció el nexo requerido al demostrar que la “propulsión tipo tractor direccional tal como se menciona en cada una de las reclamaciones impugnadas” fue lo que impulsó el éxito de la encarnación de Forward Drive, y que “[e]l La combinación inventiva de disposición de la hélice y ubicación del eje de dirección proporcionó ciertos beneficios elogiados en la industria y que no se lograban con los accionamientos de la técnica anterior”.

Habiendo encontrado un nexo entre Forward Drive y las reivindicaciones impugnadas de la Patente '962, el Circuito Federal concluyó a continuación que “el análisis de la Junta de [estos] indicios objetivos de no obviedad, incluidas sus asignaciones de peso a diferentes consideraciones, fue demasiado vago y ambiguo”. Operación de deslizamiento. en 15. Por ejemplo, a pesar de reconocer la importancia de los documentos internos de Brunswick que demuestran la copia deliberada del Forward Drive, y “encontrar copias, la Junta sólo le dio a este factor 'algo de peso'”. Id. en 16. El Circuito Federal sostuvo que esta “asignación de sólo 'algo de peso'” era insuficiente en vista de su precedente, que generalmente explica que “copiar [es] una fuerte evidencia de no obviedad” y el “fracaso por parte de otros de resolver el problema y la copia puede ser a menudo la prueba más probatoria y convincente de no obviedad”.

De manera similar, el Circuito Federal sostuvo que la evidencia de éxito comercial de Volvo Penta justificaba algo más que simplemente “algo de peso”. Por ejemplo, el tribunal relató que Brunswick admitió o no impugnó que “el Forward Drive esencialmente creó un nuevo mercado para las transmisiones de popa”, “las ventas del 'Forward Drive han aumentado significativamente desde su lanzamiento en 2015'” y “más y cada vez más fabricantes de embarcaciones ofrecen el Volvo Penta Forward Drive como equipo original, incluidas embarcaciones diseñadas específicamente para incorporar el Forward Drive”. La decisión de la Junta de darle “algo de peso” a ese factor no estaba respaldada por pruebas sustanciales. Operación de deslizamiento. a las 17.

El Circuito Federal también sostuvo que la Junta no evaluó adecuadamente una necesidad sentida desde hace mucho tiempo pero no resuelta. Por ejemplo, el tribunal determinó que la Junta ignoró la evidencia de que “[e]nde que el primer surfista descubrió que podía colgar 10 detrás de la estela de un barco, allá por la década de 1950, la gente ha estado tratando de encontrar una manera de hacerlo mejor... y más seguro” y que “los fabricantes de propulsión en V intraborda, con sus accesorios escondidos de forma segura debajo del casco, disfrutaron sirviendo al mercado [de wakesurf] [,] los fabricantes de dentrofueraborda no pudieron”. El Circuito Federal sostuvo que esta evidencia “identifica indiscutiblemente una necesidad sentida desde hace mucho tiempo: el wakesurf seguro en embarcaciones con motor de popa”. El Circuito Federal también señaló la antigüedad del estado de la técnica afirmado, Brandt (alrededor de 1989, asignado a Volvo Penta) y Kiekhaefer (alrededor de 1952, asignado a Brunswick), al tiempo que señaló que el hecho de que “el propio Brunswick poseyera una de las referencias afirmadas durante casi cincuenta años aún no se ha desarrollado la invención reivindicada no debe pasarse por alto”. Operación de deslizamiento. a las 19.

Finalmente, el Circuito Federal sostuvo que la evaluación final de la Junta de los indicios objetivos en su conjunto era defectuosa y no estaba respaldada por pruebas sustanciales. El tribunal razonó que evaluar y otorgar “algo de peso” a cada factor individualmente era insuficiente y criticó la decisión de la Junta por no “discutir la suma de los factores en absoluto más que decir, sin explicación, que colectivamente 'pesan algo'. a favor de la no obviedad.' Eso no es suficiente para sostener su determinación”. Identificación. a las 20.

En general, la opinión del Circuito Federal proporciona una nueva orientación y deja claro que los jueces deben interactuar estrechamente con la evidencia y proporcionar explicaciones bien razonadas para sopesar los indicios objetivos. También sirve como recordatorio para que los titulares de patentes sean reflexivos y minuciosos en la presentación de indicios objetivos durante los derechos de propiedad intelectual y otras formas de litigio, en lugar de simplemente recitarlos de manera concluyente. Según los hechos de esta decisión, si Volvo Penta no hubiera presentado pruebas tan convincentes, es posible que no hubiera habido base para sostener que la conclusión de la Junta carecía de pruebas sustanciales.

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